El Eslabón que Falta: Propiedad Intelectual de Software en Contratos entre Empresas Estadounidenses y Prestadores Brasileños
Por qué una cláusula de PI copiada de un modelo de los Estados Unidos deja al contratante sin lo que cree haber comprado — y cómo cerrar la cadena de titularidad bajo la ley brasileña
Recientemente una empresa estadounidense me pidió que revisara un contrato internacional de prestación de servicios de software. El servicio lo prestaba un experimentado técnico brasileño que había constituido una persona jurídica —una sociedad limitada brasileña, la sociedade limitada (Ltda)— junto con su esposa para prestarlo. Como es habitual, recibí un contrato redactado según el estándar estadounidense, y mi tarea era revisarlo a la luz del derecho brasileño y ajustarlo solo en lo mínimo que la ley local exigiera. La cláusula de propiedad intelectual es una pieza central en los contratos de tecnología, y es una cuestión recurrente.
Como suele ocurrir, la cláusula de propiedad intelectual se basaba en un modelo doméstico de los Estados Unidos: la combinación de work made for hire con una cesión amplia de derechos. En el sistema estadounidense, eso basta. El copyright se trata allí como un derecho casi enteramente patrimonial y libremente cedible. En el derecho brasileño, sin embargo, esa misma cláusula, sin adaptación, deja abierto un vacío jurídico que puede costar caro al contratante.
Este artículo trata una configuración específica y cada vez más común: la contratante es una empresa estadounidense; el contratado es una persona jurídica brasileña —por lo general una sociedade limitada (Ltda) de uno o pocos socios—; y el software lo escribe efectivamente un individuo que es socio de esa Ltda, no su empleado.
El punto de partida brasileño: la obra por encargo
A diferencia de los Estados Unidos, el derecho brasileño protege el software como derecho de autor, y no como patente. La norma central es la Ley n.º 9.609/1998 (Ley de Software), cuyo artículo 4 establece la regla de la obra por encargo: salvo estipulación en contrario, los derechos sobre el programa desarrollado durante la vigencia de un contrato de prestación de servicios pertenecen exclusivamente al contratante.
A primera vista, es una buena noticia para la empresa estadounidense. La ley ya le atribuye la titularidad por defecto, y el contrato solo confirma lo que ella presume —el equivalente funcional del work for hire estadounidense—. Pero esa tranquilidad es engañosa, por dos razones que las próximas secciones desarrollan.
La autoría nace en la persona física
El derecho de autor brasileño parte de una premisa que el sistema estadounidense no comparte: la autoría de una obra —incluido el software— nace necesariamente en la persona física que la crea. Una persona jurídica no puede ser autora; puede, a lo sumo, ser titular de derechos patrimoniales que le fueron cedidos. Esa lógica recorre toda la Ley n.º 9.610/1998 (Ley de Derechos de Autor), que se aplica al software de forma supletoria.
De ello se deriva una cadena de titularidad de dos eslabones que la cláusula estadounidense típica no ve:
Primer eslabón — del desarrollador persona física a su Ltda. Como es el individuo quien crea el código, es en él donde nacen los derechos. Para que la Ltda pueda disponer de esos derechos, debe haberlos recibido antes del autor.
Segundo eslabón — de la Ltda a la empresa estadounidense. Este es el eslabón que el contrato normalmente documenta: la Ltda cede a la contratante.
El problema está en el encuentro de ambos. El contrato lo firma la Ltda, pero quien detenta los derechos originarios es el socio persona física. Si el primer eslabón no está expresamente documentado, la empresa estadounidense recibe de su contraparte derechos cuya titularidad la propia contraparte nunca demostró haber adquirido del autor. En una disputa, el desarrollador podría sostener que jamás cedió personalmente sus derechos —y, formalmente, firmó el contrato como representante de la Ltda, no como autor—.
El artículo 4 de la Ley de Software regula la titularidad en la relación entre el tomador y la contratada, atribuyendo los derechos al contratante. Eso hace funcionar el segundo eslabón, de la Ltda a la empresa estadounidense. Pero el artículo 4 nada dice sobre el eslabón interno, entre la Ltda y el socio persona física que de hecho escribió el código. Como la autoría, en el derecho brasileño, nace necesariamente en el individuo, esa relación interna no queda alcanzada ni por la presunción del artículo 4 ni por el texto estándar del contrato.
La solución: la cesión directa del autor persona física
La forma más segura de cerrar el vacío no es reforzar los términos de cesión de la empresa contratada, sino traer al desarrollador persona física para que firme la cesión de PI en su capacidad individual, cediendo sus derechos patrimoniales —en la máxima extensión que la ley local permita— directamente a la empresa estadounidense, junto a la cesión hecha por la Ltda.
Esto le da a la contratante una cadena de titularidad directa, desde la fuente en que los derechos nacen hasta quien los adquiere. Sería posible, alternativamente, considerar una cadena en dos etapas: un contrato entre la empresa contratada y su socio técnico, anterior o concomitante al contrato de prestación de servicios. La solución directa, sin embargo, tiene ventajas concretas: elimina la dependencia de un eslabón fuera del control de la contratante; le asegura una pretensión directa contra el autor, con instrumento firmado por él a su favor, si llegara a reivindicar la autoría; y facilita el registro del software. Además, una cesión interna del socio a su propia empresa contratada —para que esta luego traspase los derechos a la contratante— configuraría un autocontrato, con el mismo individuo en ambos polos. No es nulo en sí, pero es más frágil e introduce un eslabón evitable. La cesión directa del autor a la contratante evita ese problema.
Sobre el registro, un dato que refuerza el punto: el INPI (el Instituto Nacional da Propriedade Industrial —la agencia federal brasileña responsable del registro de programas de computadora, competencia atribuida por el Decreto n.º 2.556/1998—) distingue formalmente las figuras de autor y de titular en la solicitud de registro, y admite entre la documentación los instrumentos de cesión de derechos de los autores. Una cesión directa y bien documentada del autor persona física es, por tanto, lo que permite a la contratante registrar el software a su propio nombre con una cadena de titularidad limpia.
Este punto tiene respaldo formal en la propia orientación del INPI. El Manual del Usuario del e-Software, al tratar de la identificación del autor, es expreso: cuando el autor no es el titular de los derechos, «es necesario un contrato entre la empresa y el autor», y el manual remite directamente al art. 4 de la Ley de Software. En el mismo sentido, entre los documentos que amparan el registro, el INPI prevé que, siendo el titular distinto del autor, la titularidad se demuestre mediante documento de cesión de derechos patrimoniales o mediante contrato (de trabajo, de prestación de servicios o equivalente) que evidencie el vínculo del art. 4. El propio formulario electrónico, además, distingue los campos de autor y de titular, admitiendo que sean personas diferentes. En otras palabras, el procedimiento de registro presupone que la titularidad de la contratante repose sobre la transferencia de los derechos a partir del autor persona física —y no meramente sobre la firma de la Ltda—.
El segundo obstáculo: los derechos morales del autor
Hay una segunda característica del derecho de autor brasileño que la cláusula estadounidense ignora, porque casi no tiene equivalente en los Estados Unidos: los derechos morales del autor. Junto a los derechos patrimoniales —económicos y cedibles—, el autor brasileño detenta derechos morales que son personales, inalienables e irrenunciables, en los términos del artículo 27 de la Ley n.º 9.610/1998. Entre ellos, el derecho a que se reconozca su autoría y el de oponerse a modificaciones de la obra.
De forma decisiva para la cláusula de PI, la ley establece que, en la cesión de derechos de autor, los derechos morales no se transmiten —así lo dispone el artículo 49, inciso I, de la misma ley—. Es decir: una cláusula que pretenda ceder «todos los derechos, título e interés» sobre la obra —la fórmula estándar estadounidense— simplemente no alcanza los derechos morales en Brasil. Permanecen con el autor, por fuerza de ley, diga lo que diga el contrato.
En la práctica, esto rara vez impide la explotación comercial del software: lo que importa económicamente son los derechos patrimoniales, y esos son cedibles. Pero deja una puerta abierta —el autor podría, en teoría, invocar sus derechos morales para reivindicar el crédito de autoría o para oponerse a modificaciones de la obra—.
Como los derechos morales no pueden cederse, el mecanismo correcto no es fingir transferirlos, sino obtener del autor la renuncia a su ejercicio, en la máxima extensión que la ley permita, con consentimiento expreso para que la contratante modifique, adapte y utilice la obra sin atribución de autoría. No es una cesión —que sería nula—, sino un compromiso de no ejercicio, que impide que esos derechos inalienables se usen después para obstruir el uso del software por la contratante.
Lo que aborda una cláusula bien construida
El ajuste que cierra el vacío es simple de redactar y barato de implementar —lo que lo hace aún más fácil de descuidar—. No basta con que la contratante obtenga la cesión de la empresa contratada; es preciso que el desarrollador persona física, como autor, ceda sus derechos patrimoniales directamente a la contratante y renuncie al ejercicio de sus derechos morales en la máxima extensión que la ley brasileña permita. Con ello, la contratante pasa a tener una cadena de titularidad que nace en la fuente correcta —el individuo en quien los derechos se originan— y un instrumento apto para sostener, más adelante, un registro del software a su propio nombre ante el INPI.
El costo de esta cláusula es una firma más y algunos párrafos. El costo de no tenerla aparece después, y siempre en el peor momento: en una reivindicación de autoría por el desarrollador, en un registro que no se completa por falta de la cesión del autor, o en una due diligence de inversión que encuentra la cadena de titularidad rota —justo cuando la empresa más necesita demostrar que es dueña de su propio código—.
Hay todavía una razón que refuerza todo esto. Aunque el contrato elija la ley estadounidense, y aunque la propia regla brasileña de conexión apunte, con frecuencia, a la ley del país donde reside el proponente (art. 9 y § 2 de la LINDB —Decreto-Ley 4.657/42—) —muchas veces, la propia ley estadounidense—, es común que los tribunales brasileños apliquen la ley brasileña a los contratos internacionales juzgados en Brasil, sea porque la regla de conexión es objetiva y no elegida por las partes, sea por invocación del orden público y la soberanía nacional (art. 17 de la LINDB). La elección de una ley extranjera es, por tanto, más frágil en Brasil que en los Estados Unidos —y la titularidad de un software creado en Brasil es exactamente el tipo de materia en que la ley brasileña tiende a prevalecer—.
El contrato puede regirse por la ley estadounidense, pero el código nace bajo la ley brasileña —y es esta la que podría llegar a decidir si la contratante realmente lo posee—. Cerrar esta cláusula cuesta una firma. Dejarla abierta puede costar el propio activo.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico ni crea una relación abogado-cliente. Las referencias legales remiten a los textos oficiales enlazados arriba; se recomienda verificar la vigencia, pues la legislación se modifica con el tiempo. © Marcio Santos. Todos los derechos reservados.