O Elo que Falta: Propriedade Intelectual de Software em Contratos entre Empresas Americanas e Prestadores Brasileiros
Por que a cláusula de PI copiada de um modelo dos Estados Unidos deixa a contratante sem o que ela pensa ter comprado — e como fechar a cadeia de titularidade sob a lei brasileira
Recentemente fui contactado por uma empresa americana para revisar um contrato internacional de prestação de serviços de software. O serviço era prestado por um experiente técnico brasileiro que havia aberto uma pessoa jurídica (uma sociedade limitada) com a esposa para prestar tais serviços. Como de costume, recebi um contrato redigido no padrão americano, e minha função era revê-lo à luz do direito brasileiro e ajustá-lo no mínimo necessário exigido pela lei local. A cláusula de propriedade intelectual é peça central em contratos de tecnologia, e é uma questão recorrente.
Como de costume, a cláusula de propriedade intelectual se baseava em um modelo doméstico dos Estados Unidos: a combinação de work made for hire com uma cessão ampla de direitos. No sistema americano, isso basta. O copyright é tratado como um direito quase inteiramente patrimonial e livremente cedível. No direito brasileiro, porém, essa mesma cláusula, sem adaptação, deixa aberto um vão jurídico que pode custar caro ao contratante.
Este artigo trata de uma configuração específica e muito comum: a contratante é uma empresa americana; o contratado é uma pessoa jurídica brasileira — em geral uma sociedade limitada (Ltda) de um ou poucos sócios; e o software é efetivamente escrito por um indivíduo que é sócio dessa Ltda, não seu empregado.
O ponto de partida brasileiro: a obra por encomenda
Diferente dos Estados Unidos, o direito brasileiro protege software como direito autoral, e não como patente. A norma central é a Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software), cujo artigo 4º estabelece a regra da obra por encomenda: salvo estipulação em contrário, os direitos sobre o programa desenvolvido durante a vigência de um contrato de prestação de serviços pertencem exclusivamente ao contratante.
À primeira vista, é uma boa notícia para a empresa americana. A lei já lhe atribui a titularidade por padrão, e o contrato apenas confirma o que ela presume — o equivalente funcional do work for hire americano. Mas essa tranquilidade é enganosa, por duas razões que as próximas seções desenvolvem.
A autoria nasce na pessoa física
O direito autoral brasileiro parte de uma premissa que o sistema americano não compartilha: a autoria de uma obra — inclusive de software — nasce necessariamente na pessoa física que a cria. Uma pessoa jurídica não pode ser autora; pode, no máximo, ser titular de direitos patrimoniais que lhe foram cedidos. Essa lógica percorre toda a Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), que se aplica ao software de forma supletiva.
Disso decorre uma cadeia de titularidade de dois elos que a cláusula americana típica não enxerga:
Primeiro elo — do desenvolvedor pessoa física para a Ltda dele. Como é o indivíduo quem cria o código, é nele que os direitos nascem. Para que a Ltda possa dispor desses direitos, ela precisa tê-los recebido do autor.
Segundo elo — da Ltda para a empresa americana. Este é o elo que o contrato normalmente documenta: a Ltda cede à contratante.
O problema está no encontro dos dois. O contrato é assinado pela Ltda, mas quem detém os direitos originários é o sócio pessoa física. Se o primeiro elo não estiver expressamente documentado, a empresa americana recebe de sua contraparte direitos cuja titularidade a própria contraparte não demonstrou ter adquirido do autor. Numa disputa, o desenvolvedor pode sustentar que jamais cedeu pessoalmente seus direitos — e, do ponto de vista formal, ele assinou o contrato como representante da Ltda, não como autor.
O artigo 4º da Lei do Software disciplina a titularidade na relação entre o tomador e a contratada, atribuindo os direitos ao contratante. Isso faz funcionar o segundo elo, da Ltda para a empresa americana. Mas o artigo 4º nada diz sobre o elo interno, entre a Ltda e o sócio pessoa física que de fato escreveu o código. Como a autoria, no direito brasileiro, nasce necessariamente no indivíduo, essa relação interna não é alcançada pela presunção do artigo 4º nem pelo texto padrão do contrato.
A solução: a cessão direta do autor pessoa física
A forma mais segura de fechar o vão não é reforçar os termos de cessão da empresa contratada, e sim trazer o desenvolvedor pessoa física para assinar a cessão de PI em sua capacidade individual, cedendo seus direitos patrimoniais — na máxima extensão permitida pela lei local — diretamente à empresa americana, ao lado da cessão feita pela Ltda.
Isso dá à contratante uma cadeia de titularidade direta, da fonte em que os direitos nascem até quem os adquire. Seria possível, alternativamente, considerar uma cadeia em duas etapas: um contrato entre a empresa contratada e seu sócio técnico, anterior ou concomitante ao contrato de prestação de serviços. A solução direta, contudo, tem vantagens concretas: elimina a dependência de um elo fora do controle da contratante; assegura-lhe uma pretensão direta contra o autor, com instrumento assinado por ele em favor dela, caso venha a reivindicar autoria; e facilita o registro do software. Além disso, uma cessão interna do sócio para a própria empresa contratada — para que esta depois repasse os direitos à contratante — configuraria um autocontrato, com o mesmo indivíduo nos dois polos. Não é nulo por si, mas é mais frágil e introduz um elo evitável. A cessão direta do autor à contratante contorna esse problema.
Sobre o registro, um dado que reforça o ponto: o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a autarquia federal responsável pelo registro de programa de computador, competência atribuída pelo Decreto nº 2.556/1998) distingue formalmente as figuras de autor e de titular no pedido de registro, e admite entre a documentação os instrumentos de cessão de direitos dos autores. Uma cessão direta e bem documentada do autor pessoa física é, portanto, o que permite à contratante registrar o software em seu próprio nome com uma cadeia de titularidade limpa.
Esse ponto tem respaldo formal na própria orientação do INPI. O Manual do Usuário do e-Software, ao tratar da identificação do autor, é expresso: quando o autor não é o titular dos direitos, “é necessário um contrato de trabalho entre a empresa e o autor”, e o manual remete diretamente ao art. 4º da Lei do Software. No mesmo sentido, entre os documentos que amparam o registro, o INPI prevê que, sendo o titular diferente do autor, a titularidade se demonstre por documento de cessão de direitos patrimoniais ou por contrato (de trabalho, de prestação de serviços ou equivalente) que evidencie o vínculo do art. 4º. O próprio formulário eletrônico, ademais, distingue os campos de autor e de titular, admitindo que sejam pessoas diferentes. Em outras palavras, o procedimento de registro pressupõe que a titularidade da contratante repouse sobre a transferência dos direitos a partir do autor pessoa física — e não meramente sobre a assinatura da Ltda.
O segundo obstáculo: os direitos morais do autor
Há uma segunda característica do direito autoral brasileiro que a cláusula americana ignora, porque quase não tem equivalente nos Estados Unidos: os direitos morais do autor. Ao lado dos direitos patrimoniais — econômicos e cedíveis —, o autor brasileiro detém direitos morais que são pessoais, inalienáveis e irrenunciáveis, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.610/1998. Entre eles, o direito de ter a autoria reconhecida e o de se opor a modificações da obra.
De forma decisiva para a cláusula de PI, a lei estabelece que, na cessão de direitos autorais, os direitos morais não se transmitem — é o que dispõe o artigo 49, inciso I, da mesma lei. Ou seja: uma cláusula que pretenda ceder “todos os direitos, título e interesse” sobre a obra — a fórmula-padrão americana — simplesmente não alcança os direitos morais no Brasil. Eles permanecem com o autor, por força de lei, faça o contrato o que fizer.
Na prática, isso raramente inviabiliza a exploração comercial do software: o que importa economicamente são os direitos patrimoniais, e esses são cedíveis. Mas deixa uma porta aberta — o autor poderia, em tese, invocar seus direitos morais para reivindicar crédito de autoria ou para se opor a modificações da obra.
Como os direitos morais não podem ser cedidos, o mecanismo correto não é fingir transferi-los, e sim obter do autor a renúncia ao seu exercício, na máxima extensão permitida por lei, com consentimento expresso para que a contratante modifique, adapte e utilize a obra sem atribuição de autoria. Não é uma cessão — que seria nula —, mas um compromisso de não exercício, que impede que esses direitos inalienáveis sejam usados depois para obstruir o uso do software pela contratante.
O que uma cláusula bem construída endereça
O ajuste que fecha o vão é simples de redigir e barato de implementar — o que o torna ainda mais fácil de negligenciar. Não basta a contratante obter a cessão da empresa contratada; é preciso que o desenvolvedor pessoa física, como autor, ceda seus direitos patrimoniais diretamente à contratante e renuncie ao exercício de seus direitos morais na máxima extensão que a lei brasileira permite. Com isso, a contratante passa a ter uma cadeia de titularidade que nasce na fonte certa — o indivíduo em quem os direitos se originam — e um instrumento apto a sustentar, mais tarde, um registro do software em seu próprio nome perante o INPI.
O custo dessa cláusula é uma assinatura a mais e alguns parágrafos. O custo de não tê-la aparece depois, e sempre no pior momento: numa reivindicação de autoria pelo desenvolvedor, num registro que não se completa por falta da cessão do autor, ou numa due diligence de investimento que encontra a cadeia de titularidade rompida — justamente quando a empresa mais precisa demonstrar que é dona do próprio código.
Há ainda uma razão que reforça tudo isso. Embora o contrato eleja a lei americana, e embora a própria regra brasileira de conexão aponte, com frequência, para a lei do país onde reside o proponente (art. 9º e § 2º da LINDB — Decreto-Lei 4.657/42) — muitas vezes, a própria lei americana —, é comum que tribunais brasileiros apliquem a lei brasileira a contratos internacionais julgados no Brasil, seja porque a regra de conexão é objetiva e não escolhida pelas partes, seja por invocação da ordem pública e da soberania nacional (art. 17 da LINDB). A eleição de lei estrangeira é, portanto, mais frágil no Brasil do que nos Estados Unidos — e a titularidade de um software criado no Brasil é exatamente o tipo de matéria em que a lei brasileira tende a prevalecer.
O contrato pode ser regido pela lei americana, mas o código nasce sob a lei brasileira — e é ela que pode vir a decidir se a contratante realmente o possui. Fechar essa cláusula custa uma assinatura. Deixá-la em aberto pode custar o próprio ativo.
Este artigo tem caráter informativo e não constitui parecer jurídico nem cria relação advogado-cliente. As referências legais remetem aos textos oficiais vinculados acima; recomenda-se verificar a vigência, pois a legislação é alterada ao longo do tempo. © Marcio Santos. Todos os direitos reservados.